Cómo responder si se oponen a tu solicitud de marca: pasos y recomendaciones

Solicitar el registro de una marca no garantiza que lo obtendrás. Una vez publicada tu solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BORPI), puede ocurrir que un tercero presente una oposición judicial alegando que tu marca es similar a otra ya registrada o que infringe ciertos derechos. 

¿Qué hacer si recibes una notificación judicial informándote que se han opuesto a tu solicitud? 

Aquí te explicamos cómo actuar de forma estratégica y efectiva. 

¿Qué debe contener tu respuesta? 

La respuesta a una demanda de oposición debe ser presentada ante el juzgado civil especializado que conoce del proceso. En ella debes: 

• Contestar formalmente cada uno de los hechos alegados en la demanda.
• Explicar las diferencias entre tu marca y la del oponente (visual, fonética, conceptual).
• Argumentar que no existe riesgo de confusión para el público consumidor.
• Aportar pruebas documentales o testimoniales que respalden tu posición.
• Indicar si has hecho uso previo y legítimo de la marca en el comercio.
• Solicitar que se niegue la demanda de oposición y se permita continuar el trámite ante la DIGERPI.

Es fundamental estructurar tu respuesta con orden, claridad y fundamento jurídico. 

¿Cómo probar que tu marca no confunde ni imita? 

Para rebatir una oposición, es clave demostrar que: 

• Tu marca es suficientemente distinta en su diseño, nombre o mensaje.
• Ambas marcas no compiten en el mismo mercado ni en los mismos productos o servicios.
• El público objetivo puede distinguir fácilmente una de otra.
• Has creado la marca de buena fe y sin intención de aprovechar la reputación ajena.
• Existen registros previos de marcas similares a la que se te opone y eso no ha generado confusión en el público y han coexistido sin problemas.

Puedes incluir como evidencia: 

• Comparaciones visuales y fonéticas.
• Estudios de mercado o encuestas.
• Publicidad usada con tu marca.
• Declaraciones de clientes o distribuidores.
• Registros de otras marcas con similitudes que coexisten sin problemas.

Prueba de uso y buena fe: ¿para qué sirven? 

Estas pruebas refuerzan tu defensa. 

Prueba de uso: demuestra que tu marca ya estaba en uso antes de la oposición. Esto puede ayudar si la marca del oponente nunca se ha usado en Panamá o si la tuya tiene reconocimiento previo.

Prueba de buena fe: muestra que no intentaste copiar, imitar o causar confusión con una marca anterior. Sirve para desacreditar la acusación de competencia desleal o mala intención. 

Ambas pruebas fortalecen la percepción de que tu solicitud es legítima.

¿Puedo responder solo o debo contratar un abogado? 

La oposición es un proceso judicial contencioso que se tramita ante los juzgados civiles especializados. Por tanto: 

• Sí necesitas abogado con idoneidad para representar tu defensa.
• No es un trámite administrativo ante la DIGERPI donde puedas comparecer por cuenta propia.
• La respuesta a la demanda debe ajustarse a las formalidades procesales y argumentativas exigidas en sede judicial.

Un error procesal o una defensa débil puede resultar en la denegación de tu marca, afectando tu inversión, imagen y posicionamiento comercial.

Conclusión 

Recibir una oposición no significa el final del camino. Con una defensa adecuada, bien estructurada y respaldada por pruebas, puedes superar la oposición y lograr el registro de tu marca, incluso con marcas poderosas a nivel internacional (Ver artículo sobre Red Bull). 

En Nelson & Ordóñez - Abogados tenemos experiencia en litigios marcarios y en estrategias de defensa de activos intangibles.

Contáctanos si necesitas respaldo legal para proteger tu marca y tus derechos comerciales.